Grips 2010 (3) - erfindungshöhe.pub

Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur
grips Nr. 3/4 2010
Keller & Partner grips Praktische Konsequenzen
Vorabklärungen
Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur
Ist es leichter, ein Patent zu errichten, Der problem/solution - Ansatz in Ver- > Im Zweifallsfall (schwache Erfin-
als ein erteiltes Patent zu vernichten? bindung mit dem could/would - Test dung) Patent anmelden führt in der Regel dazu, dass beim
Europäischen Patentamt nur das als > Einsprüche nur mit gutem Beweis-
Die Erfindungshöhe nahe liegend betrachtet wird, was sich material einlegen anhand von Druckschriften belegen lässt. Erfahrungssätze, die sich in ei-nem bestimmten technischen Gebiet herausgebildet haben, lassen sich aber meist nicht in Lehrbüchern fin- den. Es wird deshalb auch kritisiert, dass der problem/solution — Ansatz zu Wie «gross» muss eine Erfindung sein, formalistisch sei und eine zu geringe damit sie patentiert werden kann? Wie weit muss der Erfinder über das Be- Die Schwierigkeit, ein Patent zu Fall kannte «hinausspringen», damit er im zu bringen, zeigt sich im europäischen patentierbaren Bereich landet? Gibt es Einspruchsverfahren. Es genügt nicht überhaupt einen objektiven Massstab zu sagen «das ist doch nahe liegend» für die Leistung des Erfinders? oder «das hätte der Fachmann kombi- So allgegenwärtig diese Fragen im niert». Es sind konkrete Nachweise Patentalltag auch sind, aus dem Ge- erforderlich, die sich in letzter Konse- setz heraus ergeben sich die konkre- quenz oft gar nicht so leicht finden ten Antworten nicht. Rechtstheoretisch ist das Immateri- Der deutsche Bundesgerichtshof algüterrecht ein Mittel zum Zweck. hat sich in jüngster Zeit zunehmend Erfinder sollen dafür belohnt werden, der Prüfungspraxis des Europäischen innovative technische Lösungen zu Patentamts angeschlossen (Olan- finden und diese der Öffentlichkeit zapin, Escitalopram) und diesen damit bekannt zu geben. Als Belohnung für gestärkt. Es wird auch in Deutschland die Bereicherung des Standes der schwieriger werden, europäische Pa- Technik erhalten sie den zeitlich be- tente zu vernichten.
grenzten Patentschutz. Während der In der Praxis führt dies zur Empfeh- Dauer des Monopolrechts haben sie lung, dass man auch schwache Erfin- die Möglichkeit, den wirtschaftlichen dungen zum Patent anmelden sollte. Nutzen ihrer erfinderischen Leistung Gelingt es nämlich, ein Patent zu er- zu realisieren und ihre Forschungsin- langen, ist dieses nicht mehr so leicht vestitionen zu amortisieren.
aus der Welt zu schaffen.
Der Patentschutz ist naturgemäss auf das Besondere und Überdurch-schnittliche ausgerichtet. Dass es aber bei Erfindungen nicht um einzel- Mit unserem Newsletter möchten wir Strategien (grips®) vermitteln. Keller & Partner Patentanwälte AG ne geniale Ausnahmeleistungen gehen unseren Klienten und all jenen, die an Die Beiträge sind bewusst kurz Schmiedenplatz 5 kann, lässt sich daran ablesen, dass gewerblichen Schutzrechten (Patente, gehalten und können daher nie alle CH-3000 Bern 7 jährlich ca. 140 000 europäische Pa- Marken, Designs) interessiert sind, relevanten Aspekte der jeweiligen Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70 tente angemeldet und davon gut über praxisbezogene und aktuelle Informa- Thematik abdecken. Der Newsletter 50 000 erteilt werden. Diese Menge tionen weiter geben. Entsprechend ersetzt also keine fallbezogene Bera- an Erfindungen könnte man nicht ge- den Interessen unseres Zielpublikums tung. Sprechen Sie mit Ihrem Patent- CH-8400 Winterthur recht und effizient beurteilen, wenn es geben wir den immer wieder auftre- anwalt, er wird Ihnen gerne weiterhel- Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81 keine Massstäbe gäbe.
tenden, grundlegenden Fragestellun- fen. Ihre Fragen und Anregungen zu «Mittelmass ist der falsche Massstab.» gen breiten Raum. Kurz: Wir wollen den Beiträgen sind uns willkommen. E-Mail: [email protected] Werner A. Roshardt praktische Tipps für griffige IP- Wir freuen uns auf Ihren Anruf. www.kellerpatent.ch (Erhard Horst Bellermann, deutscher Dichter und Bauingenieur) Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur
grips Nr. 3/4 2010
Europäisches Patentgesetz
Erfinderische
Problem/solution
approach
Beispiele «nicht nahe liegend »
Welche Vorgaben macht das Gesetz in Im Patentgesetz gibt es zwei wichtige > § 103 PATENT ACT: «A patent may
Wie stellt sich das standardisierte Ob eine Erfindung die gesetzlichen > Entgegenhaltungen mit entgegen-
Bezug auf die Beurteilung der Kriterien zur Beurteilung der Patentfä- not be obtained if the differences Verfahren zur Prüfung auf Anforderungen an die Patentfähigkeit gesetzten Stossrichtungen higkeit. Erstens muss die Erfindung between the subject matter sought erfinderische Tätigkeit dar? erfüllt, ist im Kern eine Ermessensfra- neu sein. Das heisst, dass der An- to be patented and the prior art are ge. Damit dieses Ermessen nicht will- > Kombination würde eine zusätzli-
spruch nicht so abgefasst sein darf, such that the subject matter as a kürlich ausgeübt wird, hat das Europä- che Veränderung der Merkmale dass er einen Gegenstand erfasst, der whole would have been obvious at ische Patentamt im Laufe der Zeit ein bereits im Stand der Technik enthal- the time the invention was made to standardisiertes Vorgehen entwickelt. a person having ordinary skill in the Zunächst ist der nächstkommende > Entgegenhaltungen stammen aus
Zweitens darf sich die Erfindung für art to which said subject matter Stand der Technik zu ermitteln (z. B.
fern liegenden technischen Gebie- den Fachmann nicht in naheliegender pertains. Patentability shall not be die relevanteste Patentveröffentli- Weise aus dem Stand der Technik negatived by the manner in which chung). Danach ist festzustellen, ergeben. Keinen Schutz sollen also die the invention was made.» durch welche Ergebnisse und Wirkun- > Positives Ergebnis aus der Kombi-
Neuerungen erhalten, die ein Techni- gen sich die Erfindung von diesem nation war nicht zu erwarten ker zum Hinterlegungszeitpunkt der Stand der Technik unterscheidet. Das Anmeldung im Rahmen seiner übli- Erreichen dieser Wirkungen wird als chen Entwicklungstätigkeit hätte die zu lösende Aufgabe betrachtet.
auffinden können.
Nun gilt es zu prüfen, ob der ge- Genauere Beurteilungskriterien samte vorhandene Stand der Technik liefert das Gesetz nicht. Jede Erfin- einen konkreten Hinweis enthält, der dung ist also ein Einzelfall, der durch den Fachmann zur Erfindung geführt den Prüfer (oder im Streitfall durch hätte. Wenn aus der nächstkommen- den Richter) zu beurteilen ist.
den Entgegenhaltung z. B. die Merk-male A und B bekannt sind und aus einer weiteren Entgegenhaltung die Definition
Merkmale C und D, dann bedeutet dies noch nicht, dass die Kombination Wer ist der Fachmann? Die Beurteilung hat also aus der Sicht > Skibindung: Person mit einem
der vier Merkmale A bis D nahe lie- des Fachmanns im betroffenen Gebiet Fachhochschulabschluss in Mecha- gend ist. Nur wenn aufgrund konkre- der Technik zu erfolgen. Es kommt nik und mit mehrjähriger Erfahrung ter Hinweise in der einen Entgegenhal- weder auf den (unbedarften) Mann in der Entwicklung von Skibindun- tung ersichtlich ist, dass sie mit der von der Strasse noch auf den speziali- anderen hätte kombiniert werden kön- sierten und renommierten Hochschul- nen, wird die Erfindung als nahe lie- professor an.
> Medikament: Ein mit Pharmakolo-
gend betrachtet.
Um eine objektive Beurteilung zu gen und Medizinern zusammenar- erreichen, hat man sich in die Lage beitender erfahrener organischer eines fiktiven Durchschnittsfach- oder pharmazeutischer Chemiker Could/would
Beispiele «nahe liegend»
manns zu versetzen: Welches Wissen und Können hätte eine gut ausgebilde- > Zahnbürsten: Ein mit der Entwick-
Wie wird eine rückblickende Betrach- In Kenntnis der Erfindung mag die > Aneinanderreihen funktionell nicht
te und erfahrene Fachperson? Zu wel- lung von Geräten für die Dentalhy- tungsweise verhindert? vorgeschlagene Lösung oft einfach cher Lösung wäre eine solche Person giene befassten Techniker oder und daher nahe liegend erscheinen. gekommen, wenn sie sich die Aufgabe Dies ist aber eine rückblickende Be- > Allgemeiner Trend (z. B. Digitalisie-
gestellt hätte, die der Erfindung trachtungsweise, die es zu vermeiden rung analoger Schaltungen) gilt. Deshalb wird in der europäischen Die Patentprüfung ist eine diffizile Prüfungspraxis ein Nachweis dafür > Neuer Parameterbereich ohne un-
und nahezu widersprüchliche Angele- verlangt, dass der Fachmann eine an erwartete Wirkung genheit: In Kenntnis der Erfindung ist sich mögliche Kombination von zwei nämlich zu beurteilen, was ein Techni- Entgegenhaltungen auch tatsächlich > Die gleiche Lösung ist in einer an-
ker getan hätte, der die Erfindung vorgenommen hätte.
deren, vergleichbaren Anwendung nicht kannte. Zudem darf nicht vom Dass ein Fachmann zwei Entgegen- schon vorgeschlagen worden Wissen einer konkreten Person (z. B.
haltungen hätte kombinieren können des Prüfers oder eines Sachverständi- (could), besagt nämlich noch nicht, gen) ausgegangen werden. Massgeb- dass er sie auch tatsächlich kombi- lich ist der virtuelle Durchschnitt.
niert hätte (would). Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur
grips Nr. 3/4 2010
Europäisches Patentgesetz
Erfinderische
Problem/solution
approach
Beispiele «nicht nahe liegend »
Welche Vorgaben macht das Gesetz in Im Patentgesetz gibt es zwei wichtige > § 103 PATENT ACT: «A patent may
Wie stellt sich das standardisierte Ob eine Erfindung die gesetzlichen > Entgegenhaltungen mit entgegen-
Bezug auf die Beurteilung der Kriterien zur Beurteilung der Patentfä- not be obtained if the differences Verfahren zur Prüfung auf Anforderungen an die Patentfähigkeit gesetzten Stossrichtungen higkeit. Erstens muss die Erfindung between the subject matter sought erfinderische Tätigkeit dar? erfüllt, ist im Kern eine Ermessensfra- neu sein. Das heisst, dass der An- to be patented and the prior art are ge. Damit dieses Ermessen nicht will- > Kombination würde eine zusätzli-
spruch nicht so abgefasst sein darf, such that the subject matter as a kürlich ausgeübt wird, hat das Europä- che Veränderung der Merkmale dass er einen Gegenstand erfasst, der whole would have been obvious at ische Patentamt im Laufe der Zeit ein bereits im Stand der Technik enthal- the time the invention was made to standardisiertes Vorgehen entwickelt. a person having ordinary skill in the Zunächst ist der nächstkommende > Entgegenhaltungen stammen aus
Zweitens darf sich die Erfindung für art to which said subject matter Stand der Technik zu ermitteln (z. B.
fern liegenden technischen Gebie- den Fachmann nicht in naheliegender pertains. Patentability shall not be die relevanteste Patentveröffentli- Weise aus dem Stand der Technik negatived by the manner in which chung). Danach ist festzustellen, ergeben. Keinen Schutz sollen also die the invention was made.» durch welche Ergebnisse und Wirkun- > Positives Ergebnis aus der Kombi-
Neuerungen erhalten, die ein Techni- gen sich die Erfindung von diesem nation war nicht zu erwarten ker zum Hinterlegungszeitpunkt der Stand der Technik unterscheidet. Das Anmeldung im Rahmen seiner übli- Erreichen dieser Wirkungen wird als chen Entwicklungstätigkeit hätte die zu lösende Aufgabe betrachtet.
auffinden können.
Nun gilt es zu prüfen, ob der ge- Genauere Beurteilungskriterien samte vorhandene Stand der Technik liefert das Gesetz nicht. Jede Erfin- einen konkreten Hinweis enthält, der dung ist also ein Einzelfall, der durch den Fachmann zur Erfindung geführt den Prüfer (oder im Streitfall durch hätte. Wenn aus der nächstkommen- den Richter) zu beurteilen ist.
den Entgegenhaltung z. B. die Merk-male A und B bekannt sind und aus einer weiteren Entgegenhaltung die Definition
Merkmale C und D, dann bedeutet dies noch nicht, dass die Kombination Wer ist der Fachmann? Die Beurteilung hat also aus der Sicht > Skibindung: Person mit einem
der vier Merkmale A bis D nahe lie- des Fachmanns im betroffenen Gebiet Fachhochschulabschluss in Mecha- gend ist. Nur wenn aufgrund konkre- der Technik zu erfolgen. Es kommt nik und mit mehrjähriger Erfahrung ter Hinweise in der einen Entgegenhal- weder auf den (unbedarften) Mann in der Entwicklung von Skibindun- tung ersichtlich ist, dass sie mit der von der Strasse noch auf den speziali- anderen hätte kombiniert werden kön- sierten und renommierten Hochschul- nen, wird die Erfindung als nahe lie- professor an.
> Medikament: Ein mit Pharmakolo-
gend betrachtet.
Um eine objektive Beurteilung zu gen und Medizinern zusammenar- erreichen, hat man sich in die Lage beitender erfahrener organischer eines fiktiven Durchschnittsfach- oder pharmazeutischer Chemiker Could/would
Beispiele «nahe liegend»
manns zu versetzen: Welches Wissen und Können hätte eine gut ausgebilde- > Zahnbürsten: Ein mit der Entwick-
Wie wird eine rückblickende Betrach- In Kenntnis der Erfindung mag die > Aneinanderreihen funktionell nicht
te und erfahrene Fachperson? Zu wel- lung von Geräten für die Dentalhy- tungsweise verhindert? vorgeschlagene Lösung oft einfach cher Lösung wäre eine solche Person giene befassten Techniker oder und daher nahe liegend erscheinen. gekommen, wenn sie sich die Aufgabe Dies ist aber eine rückblickende Be- > Allgemeiner Trend (z. B. Digitalisie-
gestellt hätte, die der Erfindung trachtungsweise, die es zu vermeiden rung analoger Schaltungen) gilt. Deshalb wird in der europäischen Die Patentprüfung ist eine diffizile Prüfungspraxis ein Nachweis dafür > Neuer Parameterbereich ohne un-
und nahezu widersprüchliche Angele- verlangt, dass der Fachmann eine an erwartete Wirkung genheit: In Kenntnis der Erfindung ist sich mögliche Kombination von zwei nämlich zu beurteilen, was ein Techni- Entgegenhaltungen auch tatsächlich > Die gleiche Lösung ist in einer an-
ker getan hätte, der die Erfindung vorgenommen hätte.
deren, vergleichbaren Anwendung nicht kannte. Zudem darf nicht vom Dass ein Fachmann zwei Entgegen- schon vorgeschlagen worden Wissen einer konkreten Person (z. B.
haltungen hätte kombinieren können des Prüfers oder eines Sachverständi- (could), besagt nämlich noch nicht, gen) ausgegangen werden. Massgeb- dass er sie auch tatsächlich kombi- lich ist der virtuelle Durchschnitt.
niert hätte (would). Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur
grips Nr. 3/4 2010
Keller & Partner grips Praktische Konsequenzen
Vorabklärungen
Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur
Ist es leichter, ein Patent zu errichten, Der problem/solution - Ansatz in Ver- > Im Zweifallsfall (schwache Erfin-
als ein erteiltes Patent zu vernichten? bindung mit dem could/would - Test dung) Patent anmelden führt in der Regel dazu, dass beim
Europäischen Patentamt nur das als > Einsprüche nur mit gutem Beweis-
Die Erfindungshöhe nahe liegend betrachtet wird, was sich material einlegen anhand von Druckschriften belegen lässt. Erfahrungssätze, die sich in ei-nem bestimmten technischen Gebiet herausgebildet haben, lassen sich aber meist nicht in Lehrbüchern fin- den. Es wird deshalb auch kritisiert, dass der problem/solution — Ansatz zu Wie «gross» muss eine Erfindung sein, formalistisch sei und eine zu geringe damit sie patentiert werden kann? Wie weit muss der Erfinder über das Be- Die Schwierigkeit, ein Patent zu Fall kannte «hinausspringen», damit er im zu bringen, zeigt sich im europäischen patentierbaren Bereich landet? Gibt es Einspruchsverfahren. Es genügt nicht überhaupt einen objektiven Massstab zu sagen «das ist doch nahe liegend» für die Leistung des Erfinders? oder «das hätte der Fachmann kombi- So allgegenwärtig diese Fragen im niert». Es sind konkrete Nachweise Patentalltag auch sind, aus dem Ge- erforderlich, die sich in letzter Konse- setz heraus ergeben sich die konkre- quenz oft gar nicht so leicht finden ten Antworten nicht. Rechtstheoretisch ist das Immateri- Der deutsche Bundesgerichtshof algüterrecht ein Mittel zum Zweck. hat sich in jüngster Zeit zunehmend Erfinder sollen dafür belohnt werden, der Prüfungspraxis des Europäischen innovative technische Lösungen zu Patentamts angeschlossen (Olan- finden und diese der Öffentlichkeit zapin, Escitalopram) und diesen damit bekannt zu geben. Als Belohnung für gestärkt. Es wird auch in Deutschland die Bereicherung des Standes der schwieriger werden, europäische Pa- Technik erhalten sie den zeitlich be- tente zu vernichten.
grenzten Patentschutz. Während der In der Praxis führt dies zur Empfeh- Dauer des Monopolrechts haben sie lung, dass man auch schwache Erfin- die Möglichkeit, den wirtschaftlichen dungen zum Patent anmelden sollte. Nutzen ihrer erfinderischen Leistung Gelingt es nämlich, ein Patent zu er- zu realisieren und ihre Forschungsin- langen, ist dieses nicht mehr so leicht vestitionen zu amortisieren.
aus der Welt zu schaffen.
Der Patentschutz ist naturgemäss auf das Besondere und Überdurch-schnittliche ausgerichtet. Dass es aber bei Erfindungen nicht um einzel- Mit unserem Newsletter möchten wir Strategien (grips®) vermitteln. Keller & Partner Patentanwälte AG ne geniale Ausnahmeleistungen gehen unseren Klienten und all jenen, die an Die Beiträge sind bewusst kurz Schmiedenplatz 5 kann, lässt sich daran ablesen, dass gewerblichen Schutzrechten (Patente, gehalten und können daher nie alle CH-3000 Bern 7 jährlich ca. 140 000 europäische Pa- Marken, Designs) interessiert sind, relevanten Aspekte der jeweiligen Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70 tente angemeldet und davon gut über praxisbezogene und aktuelle Informa- Thematik abdecken. Der Newsletter 50 000 erteilt werden. Diese Menge tionen weiter geben. Entsprechend ersetzt also keine fallbezogene Bera- an Erfindungen könnte man nicht ge- den Interessen unseres Zielpublikums tung. Sprechen Sie mit Ihrem Patent- CH-8400 Winterthur recht und effizient beurteilen, wenn es geben wir den immer wieder auftre- anwalt, er wird Ihnen gerne weiterhel- Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81 keine Massstäbe gäbe.
tenden, grundlegenden Fragestellun- fen. Ihre Fragen und Anregungen zu «Mittelmass ist der falsche Massstab.» gen breiten Raum. Kurz: Wir wollen den Beiträgen sind uns willkommen. E-Mail: [email protected] Werner A. Roshardt praktische Tipps für griffige IP- Wir freuen uns auf Ihren Anruf. www.kellerpatent.ch (Erhard Horst Bellermann, deutscher Dichter und Bauingenieur)

Source: http://www.kellerpatent.ch/fileadmin/grips/3-2010_01.pdf